Merchandising e contratto royalty nello sport.

Merchandising e royalty sono aspetti determinanti nella definizione dei contratti nello sport.

Già da tempo, il mondo dello sport viene considerato non solo nella sua dimensione culturale e sociale, ma anche in quella economica con particolare enfasi sulla componente di merchandising e royalty. Il che lo rende oggetto di interesse da parte di investitori, consulenti e professionisti come gli avvocati dello sport.
È stato stimato, come riporta questo articolo, che lo sport rappresenta l’1,7% del prodotto interno lordo del Paese. Il valore raddoppia se si tiene conto dell’indotto sportivo.
Recepita la componente mediatica dello sport, una volta caduto il divieto a perseguire lo scopo di lucro con la Legge n. 586/1996, l’interesse dei club sportivi, delle imprese dell’indotto ed in genere degli operatori economici si è soffermato nei settori del licensing e del merchandising sportivo: due forme di contratto utilizzo marchio, che si occupano appunto dello sfruttamento economico-commerciale del marchio di società, squadre ed atleti. Per entrambe i contratti, il principale (ma non l’unico) ritorno economico è costituito dalle royalties.
Gli argomenti di questo articolo sono:

• Contratto royalty: premessa
• Contratto royalty: cos’è un marchio
• Come registrare un marchio per il contratto royalty
• Quali caratteristiche deve avere il marchio per il contratto royalty
• Contratto royalty: il contratto di merchandising
• Contratto royalty: il contratto di licenza di marchio
• Contratto royalty: differenza tra franchising e merchandising
• Quali soggetti del contratto royalty e merchandising
• Quale oggetto del contratto royalty e merchandising
• Come tutelare l’immagine nel contratto royalty e merchandising
• Contratto royalty da licenza unica, esclusiva e non esclusiva
• Contratto royalty e altri vantaggi
• Contratto royalty quali tipologie
• Contratto royalty e problema della contraffazione e concorrenza sleale

CONTRATTO ROYALTY: PREMESSA

Si tratta di un argomento multidisciplinare, che coinvolge diversi settori del diritto (diritto sportivo commerciale, diritto sportivo dei contratti, giurisprudenza sportiva, diritto d’autore) e diversi soggetti (società sportive, atleti, investitori, mediatori, avvocati dello sport).
Il contratto di merchandising ed il contratto licenza marchio (altrimenti detto licensing) sono atti molto complessi e per i quali la legge non pone, sostanzialmente, vincoli particolari. Ancor più complessi sono quei contratti dove, assieme alla licenza di marchio viene ceduta la licenza di design e/o di brevetto. Si ritiene pertanto opportuno farsi assistere, nelle trattative e nella redazione di tali contratti, da un avvocato dello sport o da uno studio legale diritto sportivo.

CONTRATTO ROYALTY: COS’È UN MARCHIO

Della definizione e della tutela dei marchi e dei brevetti si occupano il codice civile (art. 2569 e seguenti) ed il codice della proprietà industriale.
Il marchio è il segno distintivo dell’azienda, definito dall’art. 7 cod.prop.ind come: “tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.”
Il marchio, oggi, non ha solo la funzione di distinguere i propri prodotti da tutti gli altri similari, ma anche quella di comunicare un messaggio. Esso è il “biglietto da visita” della stessa società che ne è titolare, rappresentandone i valori.
Quanto detto è amplificato per le società che operano nel settore sportivo, per le quali il marchio è vettore dei valori dello sport in generale (salute, forza, benessere …). E poiché lo sport è un valore universale, il marchio sportivo è in grado di essere conosciuto in tutto il mondo, al di là delle barriere linguistiche e culturali.
Infine, il marchio è esso stesso un valore economico, suscettibile come qualsiasi altro bene (in questo caso bene immateriale), di essere venduto o “prestato”, dietro corrispettivo.

COME REGISTRARE UN MARCHIO PER IL CONTRATTO ROYALTY

Per potere sfruttare economicamente il marchio, occorre registrarlo (o depositarlo) all’Ufficio Marchi e Brevetti del Ministero dello sviluppo economico, a condizione che il marchio abbia alcuni requisiti (novità, liceità, originalità, capacità distintiva, verità).
La domanda di registrazione marchio può essere presentata alla Camera di Commercio. In caso di esito positivo, il titolare del marchio registrato acquisisce il diritto esclusivo del suo utilizzo. Può cederlo ad altri a titolo definitivo, o concederlo temporaneamente in licenza, mediante un contrato di licenza marchio, purché non ne derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Oltre alla possibilità di commercializzare il marchio, la registrazione offre un altro importante vantaggio: solo al marchio registrato la legge offre tutela dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale.
Non solo le società sportive, ma anche i singoli atleti possono registrare il proprio nome come marchio. L’art. 8 comma 3 cpi stabilisce che “se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,…”.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL MARCHIO PER IL CONTRATTO ROYALTY

Come detto, per potere essere registrato e farne oggetto di un contratto di merchandising o di un contratto di licenza marchio, il marchio deve presentare alcune caratteristiche:

• Novità: deve trattarsi di un marchio nuovo, non identico o simile ad altro, che identifica servizi o prodotti identici o affini. Questo per evitare confusione nel pubblico. Prima di registrare un marchio, è pertanto opportuno procedere a ricerche di anteriorità di marchi identici o simili.
• Capacità distintiva: non possono essere espressioni generiche o espressioni descrittive del prodotto/ servizio venduto, o espressioni di uso comune.
• Liceità: non deve essere contrario all’ordine pubblico, al buon costume o a norme di legge.
• Verità: non deve essere ingannevole circa le caratteristiche, provenienza e qualità dei prodotti e servizi a cui si riferisce.

Vi sono poi alcuni marchi che non possono essere registrati, ad esempio quelli indicati negli articoli 8,9 e 10 cpi:

• i ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non è prestato il consenso,
• segni costituisti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto,
• gli stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico,
• segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia,
• le indicazioni geografiche.

CONTRATTO ROYALTY: IL CONTRATTO DI MERCHANDISING

Il contratto utilizzo marchio, come detto, può assumere la forma del licensing o del merchandising.
Il merchandising è quel contratto con cui il titolare del marchio (detto merchandisor) ne conserva la proprietà, ma cede ad un soggetto (detto merchandisee) o a più soggetti, il diritto di utilizzarlo in settori economici diversi da quelli in cui il titolare opera, richiedendo un corrispettivo in denaro (royalties contratto) o sotto altra forma.
In questo modo, i prodotti ed i servizi possono essere venduti più facilmente: il consumatore è spinto ad affidarsi ad un segno distintivo già conosciuto.
Con merchandising si intende, generalmente, anche l’insieme dei prodotti che vengono commercializzati con il marchio o con il logo del titolare, e più in generale l’attività di merchandising comprende tutte quelle operazioni volte a promuovere la vendita di un servizio o prodotto con uno specifico marchio.
Ad esempio, una società di calcio si accorda con un’azienda di abbigliamento per la produzione di magliette (o altro merchandising sportivo) con il logo della squadra. La stessa società può concedere l’utilizzo commerciale del logo, anche ad altre aziende, di diversi settori produttivi (calzaturiero, orafo-orologiero, alimentare eccetera). Non ultimo, quello del settore dell’informatica ed in particolare dei videogiochi. In questo articolo, ad esempio, parliamo delle prospettive di crescita degli e-sport.
Il marchio può essere oggetto di contratto merchandising non solo per la produzione di beni, ma anche di servizi. Ad esempio, un imprenditore può accordarsi con la società sportiva per organizzare un centro estivo per le vacanze di bambini ed adolescenti, sfruttandone l’immagine per aumentare le adesioni.

CONTRATTO ROYALTY: IL CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

Il contratto di merchandising può considerarsi un tipo particolare dei contratti (c.d. licensing) che gestiscono la licenza di marchio.
Il contratto di licenza marchio è un contratto non tipizzato dalla legge: non sono previsti particolari limiti alla libera determinazione delle parti contraenti, se non le norme che si riferiscono al contratto in generale.
Se tuttavia si vuole ricercare un contratto tipico a cui fare riferimento per la risoluzione di eventuali controversie, lo possiamo trovare nel contratto di locazione di bene immateriale, che per certi versi è analogo.
Nel caso del licensing (contratto di licenza di marchio), il titolare (detto licenziante) conserva la proprietà del marchio, ma cede ad uno (detto licenziatario marchio) o più soggetti il diritto di utilizzarlo ai fini commerciali.
Mentre il contratto di licenza di marchio prevede che questo venga utilizzato nello stesso settore economico di quello in cui opera il licenziante, nel contratto merchandising, il licenziatario/merchandisee deve utilizzare il marchio in settori economici diversi da quelli il cui il marchio è utilizzato da parte del titolare.
Si pensi al caso in cui, in seno alla società sportiva, venga costituito un ramo d’azienda per la produzione di magliette, cappellini, orologi ed altro materiale merchandising. Se la società sportiva, vuole aumentare la presenza del proprio marchio nel mercato estero delle magliette sportive, dovrà aumentarne la produzione, oppure stipulare un contratto di licensing con un’altra azienda del settore tessile che opera nel mercato estero. In quest’ultimo caso, il marchio del club viene impresso sia su prodotti del licenziante, che su quelli del licenziatario.
Stesso discorso vale anche per l’offerta di servizi.
Come si può facilmente dedurre da quanto appena detto, il contratto di merchandising è molto più diffuso nel mondo sportivo, rispetto al contratto di licenza marchio, soprattutto tra le società sportive meno note.

CONTRATTO ROYALTY: DIFFERENZA TRA FRANCHISING E MERCHANDISING

Occorre qui precisare la differenza tra affiliazione commerciale o franchising e merchandising.
Franchising e merchandising sono tra di loro molto simili. Entrambi sono contratti atipici, nel senso che non vengono regolati dalla legge, se non per i loro aspetti generali, ed entrambi hanno ad oggetto l’utilizzo del marchio: anche nel contratto di affiliazione commerciale, il titolare del marchio e dei segni distintivi ad esso collegati (detto franchisor), ne concede l’utilizzo all’altra parte (detto franchisee), dietro il pagamento di una percentuale sul fatturato (royalties).
La differenza sta nell’oggetto del contratto, che nel franchising è molto più ampio. Oltre al diritto di utilizzo del marchio, il franchisor trasferisce al franchisee i propri prodotti o servizi e le conoscenze necessarie a condurre in modo efficiente l’attività commerciale o professionale: il cosiddetto know how.
Inoltre, altra differenza tra franchising e merchandising è che il franchisor presta assistenza commerciale e tecnica al franchisee e ne impone la politica di vendita, i prezzi, le modalità di promozione e marketing ….

QUALI SOGGETTI DEL CONTRATTO ROYALTY E MERCHANDISING

Abbiamo detto che le parti del contratto merchandising sono:

• il merchandisor, titolare del marchio,
• il merchandisee: l’imprenditore che lo acquista in licenza e lo utilizza ai fini di promuovere un proprio servizio o prodotto.

In particolare, il merchandisor, in ambito di diritto sportivo, può essere, ad esempio:

• una Federazione sportiva o Disciplina sportiva associata,
• una Lega di società,
• una società sportiva,
• un singolo atleta

I merchandisee possono essere imprenditori delle tipologie produttive più varie: dal settore tessile, a quello degli occhiali, al settore dei servizi.

QUALE OGGETTO DEL CONTRATTO ROYALTY E MERCHANDISING

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, può essere registrato come “marchio” un ampio ventaglio di parole e frasi, disegni, personaggi di fantasia, legati comunque all’immagine del titolare.
L’oggetto “tradizionale” del contratto è il segno distintivo della squadra (corporate merchandising).

• Corporate merchandising esempi: prodotti con il logo delle società sportive.

Con il tempo, si sono affermate diverse tipologie contrattuali, a seconda del tipo di marchio. Si parla di character merchandising quando oggetto del contratto è un personaggio di fantasia.

• Character merchandising esempi: la mascotte “Ciao” dei mondiali di calcio del 1990,
• Character merchandising esempi: le mascotte delle squadre di calcio o del basket,

Si parla di personality merchandising quando oggetto del contratto è il nome, l’immagine e perfino il numero della maglia di un singolo atleta.

• Personality merchandising esempi: la maglia n. 23 dei Chicago Bulls si riferisce, anche senza che vi sia scritto il nome, al cestista Michael Jordan;
• Personality merchandising esempi: il brand “cr7” di Cristiano Ronaldo.

Il marchio può essere poi relativo ad un evento sportivo, ad un torneo o un campionato, ad uno stadio o ad una struttura sportiva.

COME TUTELARE L’IMMAGINE NEL CONTRATTO ROYALTY E MERCHANDISING

Al fine di tutelare l’immagine della società sportiva ed evitare che il marchio possa essere accostato a prodotti o servizi di scarsa qualità, il contratto merchandising può prevedere che il materiale merchandising (cioè i beni o i servizi offerti dal merchandisee) debba rispettare alcuni requisiti qualitativi.
Talvolta è lo stesso merchandisor che richiede particolari condizioni di produzione (materiali, packaging…) e distribuzione (in quali paesi, in quali quantità) dei prodotti. Non è infrequente che ai contratti di licenza di marchio siano inserite linee guida relative alle modalità di uso del marchio (colori, dimensioni, posizionamento …).
Questo aspetto è particolarmente tutelato dal codice della proprietà industriale. Oltre alla ordinaria tutela per responsabilità contrattuale, l’art. 23 cpi offre al titolare la possibilità di “far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”
Rispettare gli standard qualitativi è, in realtà, interesse sia del licenziante che del licenziatario marchio. Infatti il primo non vuole che la sua immagine venga associata ad un prodotto scadente, mentre il licenziatario marchio intende conservare il valore economico del marchio, su cui ha fatto l’investimento, proteggendolo da ritorni di immagine negativi.
Inoltre, per evitare che il marchio perda valore economico, danneggiando l’investimento del merchandisee, il contratto può prevedere per il titolare alcuni obblighi di tutela del proprio marchio (campagne pubblicitarie, controlli e interventi per evitare contraffazioni …).

CONTRATTO ROYALTY DA LICENZA UNICA, ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA

Il contratto di licenza di marchio, normalmente viene stipulato in via esclusiva e parziale, ma essendo il contenuto rimesso alla volontà delle parti, nulla vieta la conclusione di un contratto in via non esclusiva.
Si parla di licenza di marchio esclusiva quando il licenziante affida ad una sola azienda l’utilizzo del proprio marchio, per la produzione o distribuzione di beni o servizi. La licenza di marchio esclusiva può essere, a sua volta, semplice o assoluta. Nel primo caso, il licenziante conserva il diritto di utilizzo del marchio; nel caso di licenza di marchio assoluta, il licenziante non può concedere a terzi il diritto licenziato, né utilizzarlo direttamente.
Si parla di licenza di marchio non esclusiva, quando il licenziante permette a più soggetti di utilizzare il proprio marchio per commercializzare gli stessi prodotti. Ad esempio, una società sportiva cede i diritti di sfruttamento del marchio, a due aziende del settore tessile, per la produzione di magliette.
Nei casi della licenza di marchio esclusiva soggettiva e licenza di marchio non esclusiva, a tutela dei consumatori ed al fine di evitare confusione tra i prodotti (diversi, ma recanti il medesimo marchio), l’art. 23 cpi impone che: “il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”. Infatti, con il contratto di licenza di marchio, il licenziante vuole espandere la presenza del marchio all’interno del mercato, dove è già presente.
Inoltre, la licenza di marchio può essere parziale o totale, a seconda che abbia per oggetto tutti o parte dei prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio.
La licenza di marchio può essere poi limitata a particolari aree geografiche o a Paesi.

CONTRATTO ROYALTY E ALTRI VANTAGGI

Tramite il contratto di merchandising e il contratto di licenza marchio, il titolare del marchio (merchandisee o licenziatario marchio) può commercializzare un proprio prodotto (una maglietta, un orologio, una bottiglia di spumante, un videogioco e altro materiale merchandising) reso più “appetibile” dall’inserimento del logo/marchio della società sportiva. La vendita merchandising sportivo può quindi rappresentare una grossa opportunità di crescita per un’azienda che collabora con una società sportiva, in quanto il merchandising sportivo è veicolato dal “prestigio” del marchio del club e pertanto è reso più appetibile per il consumatore.
Soprattutto, licensing e merchandising consentono al club sportivo importanti fonti di guadagno. Come detto nei paragrafi precedenti, il licenziatario marchio o il merchandisee versa al titolare del marchio una somma di denaro (royalties contratto licenza marchio) a titolo di corrispettivo per il contratto di licenza marchio, il che rappresenta il principale vantaggio economico per la società sportiva.
La vendita merchandising sportivo, oltre a fornire al club un immediato riscontro economico (le royalties del contratto licenza marchio), ha per il licenziante un altro importante vantaggio indiretto. Infatti, oltre alle royalties contratto licenza marchio, il licenziante contribuisce a diffondere l’immagine del club, e di conseguenza aumentarne il suo “valore” economico.
In particolare, il titolare/licenziante può ridurre le spese per la pubblicità e promozione dei propri prodotti. Si tratta di un vero e proprio circolo virtuoso, che i professionisti ed i collaboratori delle società sportive (tra cui gli avvocati dello sport) conoscono bene, e che cercano di utilizzare a vantaggio dei club sportivi.
Uno dei pochi casi in cui non sono previste royalties è quello del contratto di licenza marchio tra società dello stesso gruppo. In questo caso, il contratto di sfruttamento del marchio viene stipulato a titolo gratuito.

CONTRATTO ROYALTY QUALI TIPOLOGIE

Le royalties contratto possono essere pattuite in vari modi. Il contratto di merchandising è “atipico” cioè privo di una struttura imposta dalla legge, e pertanto, ai sensi dell’art. 1322 codice civile, “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. Ad esempio:

• contratto di royalties pattuite in una somma “una tantum”;
• contratto di royalties pattuite in versamenti periodici (mensili, trimestrali, annuali …) ed in misura fissa (flat);
• contratto di royalties calcolate in misura variabile, in percentuale rispetto ai guadagni del merchandisee, con o senza la previsione di una somma minima garantita. In questi casi, il licenziatario marchio si assume anche l’obbligo di permettere al licenziante di avere accesso ad esaminare i suoi libri contabili, fatture e registri, per una maggiore trasparenza.

CONTRATTO ROYALTY E PROBLEMA DELLA CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE

Per contraffazione si intende qualsiasi riproduzione e utilizzo non autorizzato di un marchio registrato e, più in generale, anche di beni tutelati dal diritto d’autore. Rientra nella contraffazione anche l’utilizzo di un marchio proprio, imitazione di altro marchio, che seppur non in modo identico all’originale, ne riproduce gli elementi essenziali, tanto da poter trarne in inganno il consumatore.
È tutt’ora discusso se la contraffazione sia punibile anche nei casi in cui, al di là del pericolo di confondere il consumatore sulla provenienza del prodotto, per il solo fatto di richiamare un messaggio ineludibilmente legato al marchio.
La contraffazione è sanzionata, sia come concorrenza sleale all’art. 2598 codice civile, che come reato, anche dal codice penale, all’art. 473.
Al fine di proteggere il marchio da contraffazione e concorrenza sleale, il contratto licenza marchio o il contratto di merchandising possono prevedere l’obbligo, a carico del licenziante e del licenziatario marchio, di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le contraffazioni o le condotte di concorrenza sleale di cui vengano a conoscenza.
Anche chi acquista merce contraffatta, si espone alla responsabilità penale per i reati di:

• ricettazione (art. 648 c.p.) che punisce chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
• incauto acquisto (art. 712 c.p.) che punisce chi, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.

Per richiedere chiarimenti sull’argomento, il nostro Studio Legale è a Pistoia, in Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza e consulenza in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca. Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/