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La registrazione del marchio

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La registrazione del marchio: il marchio e la sua tutela

La disciplina della registrazione del marchio

La registrazione del marchio è il modo principale, ancorché non l’unico, per assicurare al marchio d’impresa una tutela giuridica, conosciuta come “privativa industriale” che attribuisce, al titolare del marchio, il diritto esclusivo di utilizzo e di sfruttamento e che comporta il conseguente divieto per tutti gli altri imprenditori, di utilizzare senza autorizzazione il marchio o simbolo registrato.
Altre privative industriali, oltre al marchio registrato, sono il brevetto per invenzioni e per modelli di utilità, un modello o un diritto d’autore.
Prima di vedere cosa si intende per registrazione del marchio, e quale tutela al marchio è riconosciuta dall’ordinamento giuridico mediante la registrazione del marchio, è opportuno vedere cosa si intende per marchi e brevetti, ed in particolar modo per marchio d’impresa.
In questo articolo, gli argomenti trattati sono:


Premessa alla registrazione del marchio: cos’è il marchio

Il marchio, per un imprenditore, non rappresenta solamente un segno distintivo della sua attività, spesso necessario per operare in un settore economico concorrenziale, ma ha anche un valore economico di per sé, potendo essere il veicolo per far conoscere ai consumatori un prodotto o un servizio. Tanto è che il marchio è oggetto di investimenti, finalizzati ad affermarlo sul mercato.
Per la rilevanza economica del marchio, l’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea riconoscono al marchio, quando ricorrono determinate condizioni, una tutela giuridica, mediante la disciplina della proprietà industriale.
Non qualsiasi marchio può essere utilizzato esclusivamente dal suo titolare. Si acquista il diritto di proprietà industriale solamente con la registrazione del marchio.


Perché il marchio è un “segno distintivo”

La definizione di marchio d’impresa si ricava dall’art. 7 del codice della proprietà industriale (legge sui marchi), come quel “segno” volto a distinguere il prodotto oppure il servizio offerto dall’impresa, dagli altri prodotti o servizi presenti sul mercato.
Il segno, cioè il marchio d’impresa, può essere una parola (compresi i nomi di persone) un disegno, una lettera o una cifra, un suono, un colore, la forma del prodotto o della confezione di esso oppure infine una combinazione di questi elementi.
Il marchio d’impresa, come altri segni distintivi, può essere oggetto della proprietà industriale, che permette lo sfruttamento del marchio in via esclusiva, con il conseguente diritto di vietare ad altri soggetti l’utilizzo non autorizzato.


Quale differenza tra marchio, ditta e impresa

Spesso nel linguaggio comune, si confondono il marchio con la ditta e con l’insegna, che invece nel linguaggio giuridico indicano elementi diversi, anche se non sempre di facile distinzione, in qualche modo accomunati dal fatto di essere segni distintivi “tipici” utilizzati dall’imprenditore.
La ditta è, in realtà, il nome commerciale dell’imprenditore e soprattutto dell’impresa, ed ai sensi dell’art. 2563 cod. Civ. l’imprenditore ne ha diritto esclusivo di utilizzo. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, deve contenere, tendenzialmente, il nome o la sigla dell’imprenditore, (ma, ovviamente, il nome civile della persona fisica ed il nome commerciale sono soggette a discipline e tutele diverse).
Se la ditta scelta è uguale o simile ad un nome utilizzato da un altro imprenditore, potendo creare confusione, deve essere integrata o modificata (art. 2564 cod. civ.): si privilegia la ditta precedentemente iscritta al registro delle imprese.
L’insegna identifica non l’imprenditore stesso, né l’azienda, ma un particolare bene aziendale, quello “presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio” (Cassazione, sentenza 8034/2000), ad esempio un negozio oppure uno stand espositivo. All’insegna, secondo l’art. 2568 del codice civile, si applica la medesima disciplina della ditta. È pertanto richiesto che l’insegna non sia confondibile con una già esistente.
Infine, il marchio è comunque un segno distintivo dell’imprenditore, ma individua il prodotto o il servizio (oppure una serie di prodotti o servizi) offerti dall’imprenditore, o da più imprenditori, nel caso dei marchi collettivi.
Per fare un esempio, la Società Alfa s.r.l. gestisce due pizzerie: la pizzeria “Uno” e la pizzeria “Due”, che entrambe offrono la pizza “verde”. Alfa s.r.l. è la ditta, Uno e Due sono le insegne, verde è il marchio.
A fianco di questi segni distintivi tipici, ve ne sono altri, detti “atipici” che pur non ricevendo una apposita regolamentazione, identificano comunque l’attività dell’imprenditore. Si pensi al “domain name” che identifica il sito web, oppure allo slogan.


Quali sono le tipologie del marchio: la registrazione del marchio internazionale, nazionale o del marchio europeo

La prima, fondamentale distinzione da farsi è quella tra marchio depositato (o registrato) e marchio non registrato o “marchio di fatto“. In entrambe i casi si può parlare di una effettiva tutela del marchio, ma il marchio registrato riceve una tutela più forte.
Al contrario, il marchio non registrato riceve una tutela meno incisiva, solamente a determinate condizioni (preuso, notorietà ….) che verranno esaminate.
Abbiamo accennato sopra dell’esistenza di marchi registrati in Italia (per cui è competente un ufficio della Camera di Commercio) e di marchi comunitari (per i quali è competente l’UAMI). Difatti, in relazione alla copertura territoriale della tutela, concessa attraverso la registrazione dei marchi, si possono distinguere tra marchi nazionali e marchi europei (o marchi comunitari). Nel primo caso, la tutela del marchio è limitata al territorio italiano, mentre nel secondo caso, la tutela del marchio si estende in tutto il territorio dell’Unione Europea.
I marchi comunitari non devono essere confusi con i marchi collettivi, che sono, ai sensi dell’art. 11 del codice della proprietà industriale (legge sui marchi), quelli che si riferiscono a prodotti o servizi offerti da più imprese.
Se si è titolari di un marchio depositato in Italia oppure di un marchio europeo, è poi possibile richiederne la registrazione di marchio internazionale.
Poniamo caso che l’imprenditore voglia registrare un marchio, per esigenze di mercato, solamente in Italia, in Giappone e negli Stati Uniti. Egli ha due possibilità. La prima è quella di preparare una serie di domande, rivolgendosi sia all’ufficio dei marchi registrati in Italia che al corrispondente ufficio giapponese per la registrazione dei marchi e brevetti, ed infine all’ufficio marchi e brevetti statunitense. Oppure, in alternativa, prepara un’unica domanda di registrazione del marchio internazionale, tramite la Camera di Commercio, rivolta all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale di Ginevra.
Altra distinzione del marchio, può essere fatta sulla base della tipologia del “segno” utilizzato. Da questo punto di vista si parla, ad esempio, di marchio figurativo, se questo consiste in una immagine o in un logo; di marchio verbale, se si tratta di un testo privo di elementi grafici; di marchio misto, se si tratta di marchio figurativo con l’aggiunta di un testo; marchio sonoro, se consiste in una combinazione di suoni.


Quali diritti comporta la registrazione del marchio.

La tutela conseguente alla registrazione del marchio è, come anticipato, il diritto di farne un utilizzo esclusivo. In generale, l’art. 2569 cod. civ. recita: “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.
In particolare, ai sensi dell’art. 20 del codice della proprietà industriale (legge sui marchi): Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, di usare nella loro attività economica, un segno identico al marchio per prodotti o servizi:
a)  identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) identici o affini, “se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”;
c) anche non affini, “se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Ai sensi dell’art. 22 cod. prop. Ind. il principio di unitarietà dei segni distintivi estende la tutela del marchio alla ditta, alla ragione o denominazione sociale, all’insegna ed ai nomi a dominio riconducibili all’imprenditore titolare del marchio.
La tutela dei marchi registrati ricomprende la tutela contro la contraffazione, sia al livello civile (art. 124 cod. prop. Ind. ) che al livello penale (art. 473 cod. pen. e art. 127 cod. prop. Ind.).


Cosa può fare il titolare a seguito della registrazione del marchio

Ai sensi dell’art. 20 del c.p.i., (legge sui marchi) il titolare del marchio, in qualità di esclusivo proprietario può vietare agli altri imprenditori di:
– apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi;
– offrire i prodotti o servizi contraddistinti dal segno, immetterli in commercio o detenerli a tali fini;
– importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
– utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
– apporre il segno sui mezzi su cui il marchio può essere apposto (ad esempio confezioni, imballaggi, cartellini…) ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare,
– introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando provengono da Paesi extracomunitari e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto, quando tali prodotti rientrino nella protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio, il dichiarante o detentore dei prodotti dimostri che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.
Infine, “Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l’impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d’impresa l’editore dell’opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell’edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato”.
Particolare attenzione è poi rivolta all’utilizzo del marchio del produttore, da parte del commerciante. Egli può apporre il proprio marchio alle merci che vende, ma senza sopprimere il marchio del produttore o dell’eventuale commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti.


Cos’è e quanto dura la registrazione del marchio

La registrazione del marchio è il modo per acquistarne il diritto di proprietà industriale.
Essa si divide per classi di marchi. Quando si parla di classi di marchi, ci si riferisce alle classi o categorie merceologiche del prodotto a cui il marchio si riferisce.
Attualmente sono previste 45 classi di marchi: 35 per i prodotti e 10 per i servizi. Ad esempio, la classe 28 ricomprende i giocattoli; la classe 25 gli articoli da abbigliamento nella classe 36 rientrano gli affari finanziari e immobiliari, la classe 44 comprende i servizi medici e veterinari.
È ben possibile che un marchio si riferisca a prodotti di classi diverse e quindi rientri sotto diverse classi di registrazione del marchio. Sarà in tal caso opportuno registrare il marchio sotto più classi di marchi, con un conseguente aumento del costo di registrazione del marchio.
La registrazione del marchio ha una durata di dieci anni. Questo vuol dire che per dieci anni, il marchio è oggetto di proprietà industriale dell’imprenditore. Al termine di questo periodo, la registrazione del marchio europeo o nazionale può essere rinnovata.
Al contrario, il mancato rinnovo comporta l’estinzione e la perdita dei diritti collegati alla registrazione del marchio
Altra causa di estinzione, oltre che per mancato rinnovo, è la decadenza. In particolare, ai sensi dell’art. 26 cod. prop. Ind., il marchio decade in tre casi: per il mancato uso effettivo per  almeno cinque anni (art. 24 cod. prop. Ind.), per volgarizzazione (cioè se perde il carattere distintivo, è il caso della “bic”, che nell’utilizzo comune identifica qualsiasi penna a sfera) e per illiceità sopravvenuta.
Infine, il marchio si estingue per rinuncia da parte del titolare.


Quali sono le condizioni per la registrazione del marchio.

Definito che per marchio d’impresa si intende, genericamente, qualsiasi simbolo che individua il prodotto o il servizio dell’impresa, deve essere precisato che per la registrazione dei marchi, questi devono avere alcune caratteristiche.
La legge sui marchi infatti prevede che si possa procedere a registrazione dei marchi industriali, purché essi, in base all’art. 7 cod. prop. Ind., siano “atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese” e possano essere rappresentati in modo tale da consentire “di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
Inoltre, l’art. 8 cod. prop. Ind. (legge sui marchi) pone ulteriori condizioni, per alcuni marchi particolari: ritratti di persone, nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
Ai sensi degli art 12,13 e 14 del codice della proprietà industriale (legge sui marchi), il marchio deve avere le caratteristiche di distintività, verità, originalità, liceità e novità.


Quali caratteristiche devono essere presenti per la registrazione del marchio

Il marchio d’impresa deve essere nuovo (art. 12 legge sui marchi), nel senso che non deve creare confusione con altri marchi registrati in Italia relativi a prodotti/servizi identici o simili. Come vedremo nei prossimi paragrafi, la novità non è esclusa nel caso di un uso precedente del marchio (preuso) quando non importi notorietà, né nel caso di utilizzo di un marchio anteriore la cui registrazione sia scaduta da almeno due anni. Il requisito della novità può essere accertato con una ricerca di anteriorità.
Il carattere distintivo (art. 13 legge sui marchi) permette di collegare direttamente il prodotto/ servizio al titolare, escludendo dalla possibilità di registrazione i marchi che “consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio” e quelli “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono”.
Il requisito della originalità richiede che il prodotto contraddistinto dal marchio d’impresa sia distinguibile da altri marchi già presenti sul mercato. In relazione al requisito dell’originalità, si suole distinguere tra marchi forti e marchi deboli, (distinzione valida, tra l’altro, anche ai marchi non registrati o “di fatto”), ne senso che un marchio debole richiama una caratteristica del prodotto (ad es. “condiriso”) mentre un marchio forte è un simbolo che non richiama, di per sé, le caratteristiche del prodotto (es: “nutella”). Non sono originali quei marchi, nemmeno come “marchi deboli”, che si limitano a riprendere caratteristiche essenziali del prodotto, o la loro denominazione generica (ad es. “automobile”).
Con riferimento al requisito della liceità (art. 14 legge sui marchi) sono esclusi i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Sono illeciti anche i marchi esclusi dalla registrazione, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche ed alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini, alla protezione di specialità tradizionali garantite.
Il requisito della verità impone che il marchio non sia idoneo ad ingannare il pubblico sulla natura o sulla provenienza del prodotto.


Qual è il procedimento per la registrazione del marchio

Abbiamo già specificato che, a seconda dell’estensione della tutela del marchio, si parla di marchio nazionale e di marchio europeo. Esiste poi il marchio internazionale, a cui dedichiamo paragrafi specifici nel corso di questo articolo.
Il procedimento per la registrazione del marchio (e soprattutto quanto costa registrare un marchio) dipende quindi dal tipo di marchi comunitari o nazionali che si intende registrare.
Al livello nazionale, la registrazione del marchio è concessa ai marchi registrati in Italia, dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato della Camera di Commercio.
Mentre per il marchi europei, è competente l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna).
La domanda di registrazione del marchio può essere fatta dal titolare o da un suo mandatario (avvocato o professionista iscritto all’Albo Marchi di cui al D.M. 34/1995).
Alla domanda, occorre allegare un esemplare del marchio stampato a colori ed eventualmente la lettera di incarico al professionista o la delega.
Successivamente al deposito della domanda, dovrà essere pagata la tassa di concessione governativa, tramite mod. F24. La data del pagamento determina la data del deposito del marchio.
Nella fase successiva, l’Ufficio Brevetti e Marchi esamina la regolarità formale (se sono state pagate le tasse e se sono presenti tutte le informazioni e i i documenti richiesti) e tecnica (se cioè il marchio ha tutti i requisiti previsti). L’istruttoria si chiude con il rigetto della domanda o con la pubblicazione nel bollettino, per permettere ai terzi di opporsi alla registrazione, entro tre mesi dalla pubblicazione.
Se non vi sono opposizioni, o se queste vengono rigettate, viene emesso l’attestato di registrazione.


Come registrare il marchio online

È anche possibile registrare il marchio online, se si dispone di un dispositivo di firma digitale. Il procedimento per registrare un marchio online non avviene tramite la piattaforma della camera di Commercio, ma tramite la piattaforma dei servizi online del MISE: Ministero dello Sviluppo Economico.
Per registrare il marchio online, o per meglio dire, per compilare la domanda di registrazione con modalità telematiche, occorre preliminarmente munirsi di una marca da bollo da 42,00 euro e creare l’immagine del marchio su un file.
Si deve poi collegarsi al sito www.servizionline.uibm.gov.it e registrarsi ai servizi online del Ministero dello sviluppo economico.
Durante la compilazione della domanda, il sistema chiede di inserire i dati (numero di serie e data di emissione) della marca da bollo di 42,00 euro precedentemente acquistata.
In alternativa, è possibile pagare la marca in modalità telematica.
Dopo l’invio della domanda, si riceverà una e-mail contenente un modello F24 precompilato, per il pagamento delle tasse.


Quanto costa registrare un marchio

I costi di registrazione del marchio dipendono da alcuni fattori.
In primo luogo, dipende se l’imprenditore vuole avvalersi di professionisti per la elaborazione del marchio (ad es. grafici, pubblicitari…) e/o di professionisti a cui affidare il complicato processo di registrazione del marchio (consulenti, avvocati…). In caso positivo, il complessivo costo di registrazione marchio dovrà comprendere i compensi dei professionisti.
Indipendentemente da questa spesa, i costi di registrazione del marchio comprendono poi le tasse e le imposte, per la sola fase di registrazione, che dipendono dal tipo di marchio che si intende registrare (marchio nazionale, marchio comunitario o marchio internazionale) e dalle classi di registrazione del marchio.
La tassa di concessione governativa è di 101,00 euro, a cui si devono aggiungere 34,00 euro per le classi di marchi ulteriori (se un marchio si riferisce a prodotti o servizi di più classi merceologiche)
Il deposito della domanda di registrazione richiede una marca da bollo (16,00 euro) ed una marca per i diritti di segreteria (43,00 euro). se si richiede una copia autentica della domanda, occorre predisporre una marca per i diritti di copia (16,00 euro ogni 4 facciate).
Se ci si avvale di un mandatario, sulla lettera di incarico è necessario applicare una marca da 16,00 euro ed è soggetta al pagamento di una tassa di 34,00 euro.
Alcuni soggetti sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione governativa: le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le onlus, le cooperative sociali e gli organismi di volontariato. Le ultime tre sono esonerate anche dal pagamento dell’imposta di bollo


Quali sono le azioni per tutelare effettivamente la registrazione del marchio

Sul piano pratico, il marchio depositato viene tutelato attraverso azioni giudiziarie finalizzate a ristabilire l’esclusività del diritto di uso del marchio.
La tutela giurisdizionale conseguente alla registrazione del marchio è regolata dagli articoli 117 e seguenti del codice di proprietà industriale (legge sui marchi).
Si tratta spesso di azioni cautelari, intraprese sulla base non di una prova certa, ma di un indizio (come si dice, un fumus) della violazione e del pericolo di un danno per la reiterazione della condotta.
Sono previste poi vere e proprie azioni di merito, volte a punire un atto di concorrenza sleale, condannando la controparte all’inibitoria, al risarcimento del danno, alla restituzione degli utili, financo alla distruzione dei beni contraffatti (art. 2599 e 2600 cod.civ.).
Infine, come già accennato, il marchio è tutelato anche per mezzo di un processo penale, quando siano ravvisabili le condotte di contraffazione.


Come avviene la registrazione del marchio internazionale

Come specificato nei paragrafi precedenti, la registrazione del marchio internazionale consente di evitare la moltiplicazione dei procedimenti di registrazione del marchio in ogni singolo Paese in cui si vuole avere la tutela del marchio.
La registrazione del marchio internazionale, infatti, si limita ad un solo procedimento.
Si precisa che, tuttavia, la registrazione del marchio internazionale con queste modalità può avvenire solamente per i marchi registrati in Italia e nei paesi aderenti all’Unione di Madrid. Se i paesi stranieri non sono firmatari di questo trattato internazionale (composto, in realtà dal Protocollo di Madrid e dall’Accordo di Madrid), non ci si potrà avvalere del procedimento semplificato di registrazione del marchio internazionale, ma si dovrà procedere al deposito del marchio in ogni Paese interessato.
La domanda per la registrazione del marchio internazionale presuppone che precedentemente o contestualmente sia richiesta la registrazione di un marchio “di base” nazionale o un marchio europeo. Tanto che, per i primi cinque anni del marchio internazionale, se il marchio europeo o nazionale “di base” viene cancellato, anche il marchio internazionale perde validità.
In particolare, se la registrazione del marchio internazionale è chiesta entro sei mesi dalla registrazione del marchio in Italia, la data del marchio internazionale retroagisce alla data del deposito del marchio in Italia.
La domanda di registrazione del marchio internazionale viene presentata all’ufficio d’origine, cioè la Camera di Commercio italiana (se il marchio base è italiano) oppure all’EUIPO (se è un marchio europeo). In quest’ultimo caso, i costi di registrazione del marchio internazionale sono più alti.
Dopo un esame formale, la richiesta viene inoltrata, a cura dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che a sua volta la notifica agli Stati indicati nella domanda.
Questi, fino a 18 mesi successivi possono rifiutare la registrazione del marchio, in tutto o in parte. In tal caso, si apre un procedimento all’interno dello Stato (o di ciascuno degli Stati) che hanno rifiutato la registrazione del marchio.
In caso di buon esito della procedura, la tutela del marchio internazionale ha una durata di dieci anni


Quanto costa registrare un marchio internazionale?

I costi di registrazione del marchio internazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della Camera di Commercio comprendono:
– una marca da bollo di 16,00 euro, da allegare al modulo cartaceo di richiesta
– una tassa di concessioni governative a favore dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per l’importo di 135,00 euro.
– le tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, qualora non si disponga già di un conto corrente aperto presso tale ente, il cui costo può calcolarsi utilizzando l’applicazione a questo indirizzo https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
– 40,00 euro per i diritti di segreteria
– 16,00 euro se si richiede la copia autentica del verbale di deposito
Se la richiesta è presentata tramite un incaricato, quale un avvocato o un consulente, devono aggiungersi ulteriori costi:
– il compenso del professionista
– 34,00 euro da aggiungere alla tassa di concessioni governative, per la lettera di incarico
– 16,00 euro per il bollo da apporre nel mandato o delega, da allegare alla richiesta di registrazione.
Come si vede, i costi di registrazione del marchio internazionale dipendono, in larga misura, dalle tasse internazionali, che variano da Stato a Stato.


Quanto costa registrare un marchio internazionale partendo dal marchio europeo

Il costo della registrazione del marchio internazionale presso l’EUIPO è più elevato rispetto al costo di registrazione del marchio internazionale presso la Camera di Commercio, poichè già di per sè la registrazione dei marchi europei è più costosa rispetto a quella dei marchi nazionali, ricevendo, d’altra parte, una tutela più estesa.


Il problema della registrazione del marchio per le agevolazioni alle start-up e per le pmi innovative

Il decreto legge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di agevolazioni per le start-up considerate “innovative”.
Analogamente, nel 2015 è stato introdotto il decreto legge n. 3/2015 che permette anche alle piccole e medie imprese considerate pmi innovative di beneficiare di alcune agevolazioni.
In entrambe i casi, si prevede che uno dei requisiti per accedere ai vantaggi, sia la titolarità di una privativa industriale.
Abbiamo visto che l’art. 2 cod. prop. Industriale definisce, in senso ampio, come: “ I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.” Pertanto la registrazione del marchio attribuisce al titolare il diritto di privativa.
Ci si è chiesti, tuttavia, se la registrazione del marchio possa rientrare tra quelle privative che possono, in concomitanza con altri requisiti, attribuire alle start-up e alle piccole e medie imprese, lo status di “innovative”.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 14.09.2015 ha escluso che la registrazione del marchio possa conferire un valido diritto di privativa valido a tali fini.
Infatti, ancorché l’art. 25 del decreto legge 179/2012 e l’art. 4 del decreto legge 3/2015 indichino, genericamente, la titolarità di un diritto di privativa direttamente afferente alloggetto sociale, questo deve essere riferito ad “una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale” ovvero ad “un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”

registrazione del marchio


Quando la registrazione del marchio non è necessaria: il marchio “di fatto”

Va detto che la registrazione del marchio non è l’unico modo per tutelarlo. Infatti, la registrazione del marchio non è necessaria quando si parla di marchio “di fatto”.
Se un marchio d’impresa non presenta i requisiti per la registrazione, oppure l’imprenditore non intende registrarlo, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, come anche i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono comunque protetti, ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 2 del codice della proprietà industriale (legge sui marchi).
Il marchio di fatto è quindi una situazione di fatto, allorché l’imprenditore utilizzi un marchio, come definito nei paragrafi precedenti, senza esserne formalmente titolare.
Si precisa che, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, in assenza di registrazione del marchio, a questo viene accordata non una piena tutela, ma una tutela del marchio “debole”.
L’ordinamento tutela il marchio di fatto, a condizione che, siano ravvisabili alcune condizioni.
Un “preuso” e cioè l’utilizzo del marchio precedente alla data di deposito del marchio registrato. Il preuso deve essere, a pena di decadenza: effettivo, distintivo e notorio. Ai sensi dell’art. 12 del codice della proprietà industriale, il “preutente” di un marchio noto localmente “ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”
Il preuso deve essere effettivo (art. 24 cod. prop. Ind., ai sensi del quale, il mancato uso del marchio per almeno 5 anni ne elimina la effettività). Il caso di chi tenta di far valere i diritti del marchio di fatto, senza averlo mai utilizzato (ad esempio citando in giudizio chi utilizza lo stesso marchio), viene chiamato “trademark trolling”
Il preuso deve essere distintivo, nel senso che l’utilizzo deve ingenerare nel pubblico un collegamento mnemonico tra il marchio ed il prodotto.
Infine è richiesta la “notorietà”, al livello locale (cioè limitata ad un pubblico di un certo territorio) o generale: ai sensi dell’art. 12 cod. pro. Ind. “segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini”. Si considera altresì noto il marchio che sia notoriamente conosciuto presso il pubblico, anche in forza della notorietà acquisita attraverso la promozione del marchio.


Come si dimostra il marchio di fatto

La differenza di tutela tra il marchio o simbolo registrato e di fatto sta nella notorietà: con la registrazione del marchio, la notorietà diventa atto formale e deriva dallo stesso deposito del marchio nei registri pubblici. In questo caso, la notorietà è facilmente dimostrabile: basterà esibire i documenti della registrazione del marchio.
Nel caso del marchio d’impresa di fatto, invece, la tutela è subordinata al difficile onere della prova circa il preuso, che può essere fornita, ad esempio, dimostrando che il marchio è stato utilizzato nei documenti contabili (e non contabili, quali ad esempio le missive) dell’azienda, e soprattutto della notorietà, che può essere dimostrata dall’aver effettuato campagne pubblicitarie con il marchio.


Quale tutela viene fornita senza la registrazione del marchio “di fatto”

In via generale, la tutela del marchio di fatto scaturisce dall’art. 2571 codice civile, secondo cui “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
Addirittura, ai sensi dell’art. 12 c.p.i. il preuso del marchio di fatto inibisce la registrazione da parte di altri imprenditori, di un marchio non distinguibile.

Il marchio di fatto riceve poi tutela, sotto il profilo del divieto di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Anche nel caso del marchio di fatto, ai sensi dell’art. 22 cod. prop. Ind. (legge sui marchi) il principio di unitarietà dei segni distintivi estende la tutela del marchio alla ditta, alla ragione o denominazione sociale, all’insegna ed ai nomi a dominio riconducibili all’imprenditore titolare del marchio.

In conclusione, l’utilizzo del marchio di fatto offre indubbiamente alcuni vantaggi. In primo luogo si risparmiano i tempi ed i costi della registrazione.
Dall’altra parte, tuttavia, l’imprenditore si espone, in assenza del deposito del marchio, ad una minore competitività ed al rischio che il marchio utilizzato, soprattutto all’estero.

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